PRYWATNE FORUM WYZNACZANIA KRÓLEWNOŚCI:

SPORY LICENCYJNE PWI

Potrzebne jest nowe forum rozstrzygania sporów dotyczących praw własności intelektualnej. Eksplodujące międzynarodowe i krajowe spory dotyczące własności intelektualnej z towarzyszącymi kosztami, opóźnieniami w wyniku końcowym, niepewnością i zależnością od poglądów różnych sędziów lub złożonym zrozumieniem kwestii przez ławę przysięgłych wymagają nowego, opłacalnego i szybkiego podejścia do rozwiązywania sporów dotyczących egzekwowania, wdrażania i licencjonowania praw własności intelektualnej („PWI”), takich jak określenie zakresu i stawki spornych opłat licencyjnych z tytułu patentów, w szczególności w przypadku znormalizowanych technologii.

Wymóg SDO / SSO F / RAND Royalty. Posiadacze patentów należący do organizacji opracowujących / ustanawiających standardy („SDO” lub „SSO”) muszą przestrzegać przepisów SDO / SSO wymagających przyznania „sprawiedliwego, rozsądnego i niedyskryminującego” („FRAND” lub „RAND” w USA) ) stawki tantiem. Warunki licencji F / RAND muszą być oferowane takim dobrowolnym członkom organizacji (i nie-członkom) w celu korzystania z patentów Standard-Essential i wniosków patentowych („SEP”). Posiadacze ci odnoszą korzyści finansowe z licencjonowanego SEP za minimalną opłatę licencyjną (zwykle mniejszą od tej samej dla firm innych niż SEP), jeśli standard zostanie zaakceptowany przez branżę i zastosowany w milionach produktów. Odmowa udzielenia licencji RAND skutkowałaby wykluczeniem ze znormalizowanych produktów, a tym samym jej technologia mogłaby szybko stać się niekonkurencyjna i przestarzała.

Zobowiązanie do przestrzegania standardu technologicznego SSO jest wiążącą umową. Posiadacze rodziny patentów mogą wskazać w swoich listach akceptacyjnych („LOA”) setki patentów i zgłoszeń patentowych jako istotne dla standardu (tj. Czytać przynajmniej część standardu SSO) lub przedstawić ogólne LOA bez takiej konkretnej identyfikacji. LOA (wysłane do SSO / SDO) zobowiązuje RAND do udzielania licencji na patenty niezbędne dla standardu SSO, z których inne firmy muszą korzystać technicznie / komercyjnie, aby zachować zgodność ze standardem branżowym. Takie zobowiązanie, postrzegane przez OSM i sądy jako wiążąca umowa, jest warunkiem dostosowania przez OSM opatentowanej technologii do standardów technicznych OSM. Normy te (wspólny techniczny protokół zasad, wytycznych i specyfikacji) są dostosowane w celu zmniejszenia ryzyka „wstrzymania patentu” / nadużyć licencyjnych, promowania konkurencyjności / innowacji, ochrony zdrowia publicznego, zapewnienia jakości, interoperacyjności / kompatybilności komponentów produktów oraz procesy związane z konkretną technologią, taką jak komunikacja bezprzewodowa WIFI lub technologia kodowania wideo.

Naruszenie kontraktów F / RAND jest obroną przed naruszeniem. Każdy użytkownik standardu SSO może egzekwować umowy SSO jako beneficjent będący stroną trzecią, chyba że zobowiązanie RAND nie ma zastosowania do osoby naruszającej patent. Posiadacze patentów, którzy zobowiązali się RAND do udzielania licencji na warunkach RAND tym, którzy chcą przestrzegać zasad SSO lub SDO, nie mogą uzyskać środków naprawczych z tytułu naruszenia patentu (np. Nakaz w postępowaniu sądowym, orzeczenia o wyłączeniu w dochodzeniach zgodnie z § 337 ustawy taryfowej z 1930), gdyby oferowali licencje na warunkach innych niż RAND lub obrony RAND zostały rozstrzygnięte przez sądy. Sprawca naruszenia może dążyć do ustalenia stawki opłaty licencyjnej RAND, jednocześnie zaprzeczając naruszeniu lub dochodząc nieważności patentu, nawet jeśli te argumenty mogą ostatecznie wyeliminować potrzebę posiadania licencji.

Warunki F / RAND Spory wynikają nieuchronnie. Nie dające się pogodzić spory licencjodawca-licencjobiorca, dotyczące znaczenia RAND i obliczeń zakresu / stawki dla SEP, patentów innych niż istotne lub patentów niepodlegających zobowiązaniom RAND, powstają w trakcie negocjacji licencyjnych i / lub ustalenia odszkodowania za naruszenie na podstawie „rozsądnej stawki tantiem”.

Brak formuł F / RAND Royalty. SSO / SDO w Europie i Stanach Zjednoczonych nie zapewniają żadnych konkretnych / standardowych formuł ustalania opłat licencyjnych RAND, ale wymagają jedynie od licencjodawcy i licencjobiorcy uzgodnienia nieokreślonych „rozsądnych i / lub niedyskryminacyjnych” opłat (procent przychodów brutto z produktu końcowego lub opatentowany przedmiot). FTC zaleciła jedynie, aby sądy stosowały hipotetyczne ramy negocjacyjne w celu ustalenia wysokości odszkodowania za tantiemy RAND (w przypadku patentów związanych z RAND) i ustanowienia limitu tantiem, ale nie określonych formuł lub liczb (np. Stałe procenty). *

Ustalenia opłat licencyjnych tylko przez sądy. Nie ma forów, na których można by ustalić, jakie warunki odszkodowania posiadacza patentu są uczciwe i rozsądne lub jaka powinna być stawka tantiem RAND dla jakiejkolwiek branży, z wyjątkiem sądów. Orzeczenia sądów mogą być ze sobą sprzeczne w odniesieniu do powiązanych ze sobą zagadnień prawnych i złożonych kwestii technicznych wymagających specjalistycznej wiedzy. Komisja Handlu Międzynarodowego wydaje jedynie nakaz sądowy (zakaz importu produktów naruszających prawo), ale nie przyznaje odszkodowania za szkody pieniężne, a postępowanie egzekucyjne posiadacza patentu może nie być odpowiednie w przypadku patentów podlegających obowiązkowi licencyjnemu RAND.

Sprzeczne wytyczne dotyczące stawek opłat licencyjnych. Agencje rządowe (posiadające przekonujące, ale niewiążące uprawnienia) wydają zalecenia, które są również sprzeczne z orzeczeniami sądów. Na przykład zalecenie FTC było takie, że tantiemy powinny opierać się na przewadze opatentowanej technologii nad alternatywami technologicznymi dostępnymi w czasie opracowywania odpowiedniego standardu (nie w momencie pierwszego naruszenia zgodnie z orzeczeniem Georgia-Pacific **), a nie wszystkie 15 czynników (określonych w orzeczeniu sądu w stanie Georgia-Pacific) powinno być traktowane jako wskazówka do określenia stawki.

Opcja praktyczna: Prywatne forum do określania stawek opłat licencyjnych w zakresie praw własności intelektualnej przez sędziów z wykorzystaniem orzecznictwa, logiki, wskazówek ekonomicznych, dowodów technicznych przedstawionych przez zaangażowane strony oraz, w stosownych przypadkach, standardów SSO i zobowiązań RAND. Sędziowie wydają spójne decyzje po przeprowadzeniu analizy standaryzowanych kluczowych czynników, takich jak skumulowane / skumulowane tantiemy, wkład opatentowanego wynalazku i jego wartość w standardzie SSO (jak w dwustronnych negocjacjach między właścicielem SEP a realizatorem wynalazku) oraz istnienie (i wielość ) technologii zastępczych / konkurencyjnych w czasie opracowywania standardu SSO. Obiektywne, jednolite i uczciwe decyzje arbitrów wiążące strony (zgodnie z umową o zaangażowaniu arbitra) uniemożliwiają ujawnienie tajemnic handlowych, oszczędzają czas i zasoby zaangażowanych stron, zapewniają jasność i pewność w negocjacjach licencyjnych oraz kierują sądami, aktywa własności intelektualnej właściciele, prawnicy, bankierzy i inwestorzy.

* FTC, „The Evolving IP Marketplace”, marzec 2011.

** Georgia-Pacific Corp. przeciwko United States Plywood Corp., 318 FSupp 1116 (SD NY 1970).